O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgInt no REsp 1.878.735/RJ, sob a relatoria do Ministro Raul Araújo, firmou orientação relevante no âmbito do Direito Marcário ao afirmar que a existência de procedimento administrativo de caducidade em trâmite não constitui justa causa para a inobservância do prazo legal de prorrogação do registro de marca.

No caso analisado, uma sociedade empresária interessada instaurou, perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, procedimento administrativo de caducidade do registro, sob a alegação de ausência de uso da marca por período superior a cinco anos. O pedido foi inicialmente acolhido, com a declaração de caducidade, mas a titular interpôs recurso administrativo, posteriormente provido, restabelecendo a validade do registro da marca.

Durante a tramitação do procedimento administrativo e do respectivo recurso, que possuía efeito suspensivo, o registro permaneceu formalmente vigente. Ainda assim, a titular deixou de formular o pedido de prorrogação dentro do prazo legal previsto na Lei nº 9.279/1996. Em razão dessa omissão, o INPI declarou a extinção do registro por falta de prorrogação, ensejando a discussão judicial acerca da existência de justa causa capaz de afastar os efeitos da inércia do titular.

Ao examinar a controvérsia, o STJ destacou que, nos termos do art. 133, §§ 1º e 2º, da Lei da Propriedade Industrial, a prorrogação do registro de marca constitui ônus do titular, devendo ser requerida dentro do prazo legal sempre que houver interesse na manutenção dos direitos decorrentes do registro. Ressaltou-se que a pendência de procedimento administrativo de caducidade, ainda que com recurso dotado de efeito suspensivo, não altera esse dever.

O Tribunal também esclareceu o alcance do conceito de justa causa previsto no art. 221, § 1º, da Lei nº 9.279/1996, segundo o qual apenas eventos imprevisíveis, alheios à vontade da parte e que efetivamente a impeçam de praticar o ato, podem justificar o descumprimento do prazo legal. O trâmite de procedimento administrativo de caducidade, por sua própria natureza, não se enquadra nessa hipótese, pois não impede o titular de requerer a prorrogação do registro.

Com isso, o STJ concluiu pela regularidade do ato administrativo que declarou a extinção do registro de marca por ausência de requerimento de prorrogação no prazo legal, bem como pela validade do posterior registro concedido a terceiro interessado em marca similar.

A decisão reforça um ponto essencial para a gestão de ativos marcários: a existência de discussões administrativas ou judiciais não exime o titular do dever de observar rigorosamente os prazos legais de manutenção do registro.

A perda de atenção a esse aspecto formal pode resultar na extinção definitiva da marca, com relevantes impactos econômicos e estratégicos para o titular. Atente-se e busque sempre manter o registro atualizado, com as devidas renovações.